Převod ochranné známky a převod přihlášky

Převod ochranné známky z vlastníka na nabyvatele je projevem vůle stran, resp. dispozičním právem vlastníka ochranné známky. Převod jako takový vychází z principu volnosti převodu, čímž se liší například od převodu firmy (obchodního jména), který se váže na převod podniku. Jedná se o soukromoprávní akt, kdy Úřad průmyslového vlastnictví („ÚPV“) nezkoumá obsah dohody stran a nezasahuje do něj, proto ani samotná převodní smlouva nemusí být předkládána a postačí doložit stranami podepsaný formulář s potvrzením o převodu.

Komplexní či částečný převod ochranné známky

Stejně jako v případě licenční smlouvy, může dojít k převodu práv jak komplexně, tedy pro všechny zaregistrované výrobky a služby, tak jen pro část výrobků a služeb. To vyplývá z ustanovení § 15 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („zákon“). Zákon umožňuje stranám dispozitivně upravit podmínky převodu, vyžaduje však písemnou formu.

Převod zapsané ochranné známky

Nikomu nelze v zásadě bránit, aby svá práva převedl na jinou osobu. To se týká také ochranné známky. Zapsanou ochrannou známku může vlastník převést na jinou osobu – nabyvatele. Výjimku z této zásady pak představují omezení v případě spoluvlastnictví u ochranné známky, jak je pojednáváno níže. Žádost o zápis převodu do rejstříku je oprávněna podat k Úřadu kterákoli ze smluvních stran. Součástí žádosti je pak Doklad o převodu či Potvrzení o převodu, pokud strany nepředkládají převodní smlouvu, což jim zákon u ochranných známek umožňuje.

Jak vyplývá z právních předpisů a požadavků Úřadů, doklady se předkládají i při písemném podání v jednom vyhotovení a to v originále či v ověřené kopii. Podpisy na dokladech nemusí být ověřeny. Pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a k této žádosti je připojena převodní smlouva, případně plná moc, musí být u přiloženého dokladu provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. Za splnění těchto podmínek má takový dokument stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument a není třeba zasílat Úřadu ještě jeho písemný originál či ověřenou kopii. Bez autorizované konverze v elektronické podobě je taková listina považována za kopii a žadatel je povinen doložit Úřadu ještě originál či ověřenou kopii v papírové podobě.

Převod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám ode dne zápisu do rejstříku ochranných známek a nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu práv k ochranné známce.

Samotná smlouva o převodu ochranné známky pak žádnou zvláštní právní úpravu nemá. Jedinou zmínkou v zákoně je stanovení povinné písemné formy smlouvy. Jedná se o tedy o smlouvu innominátní. Jak již bylo výše uvedeno, nemusí být tato smlouva Úřadu předkládána, je – li nahrazena písemným potvrzením o převodu.

Převod ochranné známky v průběhu řízení o zápisu (převod přihlášky)

Pokud ochranná známka zatím nebyla pravomocně zapsána, nicméně již byla řádně podaná přihláška na zápis ochranné známky, avšak ještě není plně ukončen proces registrace, nehovoříme o převodu ochranné známky, ale o převodu přihlášky ochranné známky. Postup je obdobný jako u převodu již zapsané ochranné známky. To vyplývá z § 15 odst. 4 zákona. I zde je podmínka písemné formy převodu a také zde je převod ochranné známky účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku a nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu práv k ochranné známce.

Žádost o zápis převodu do rejstříku je oprávněna podat k Úřadu kterákoli ze smluvních stran. Součástí žádosti je pak Doklad o převodu či Potvrzení o převodu.

Fakultativnost převodní smlouvy

Převést ochrannou známku lze také bez převáděcí smlouvy, a to pouze na základě vyplněného potvrzení o převodu ochranné známky. Kromě vyplnění údajů ohledně vlastníka ochranné známky a nabyvatele, je nutné také uvést, zda se převádí ochranná známka pro celý zapsaný seznam výrobků a služeb, případně jen jeho část. Ve druhém případě je pak nutné specifikovat pro jaké výrobky a služby má být známka převedena, a to včetně uvedení tříd. Vlastník a nabyvatel pak tímto potvrzením prohlašují, že právo k ochranné známce bylo mezi nimi převedeno v uvedeném rozsahu na základě smlouvy o převodu, nicméně tato smlouva není nezbytnou přílohou a nebude – li ÚPV předložena, přepíše úřad vlastníka pouze na základě uvedeného prohlášení. Formulář lze stáhnout na stránkách ÚPV. Jelikož zákon vyžaduje písemnou formu převodu, pak není – li předložena písemná smlouva o převodu, je nutné doložit písemné potvrzení o převodu. Tato možnost se však týká pouze ochranných známek.

Spoluvlastnictví ochranné známky a převod podílu k ochranné známce

Práva k ochranné známce mohou příslušet více osobám – spoluvlastníkům. Pokud mezi spoluvlastníky není dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z nich ve stejném rozsahu. Pokud se jedná o převod ochranné známky, pak dle § 18a zákona platí, že k převodu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je pak oprávněn převést svůj podíl bez souhlasu ostatních spoluvlastníku pouze na některého z nich. Na osobu odlišnou od spoluvlastníka lze převést podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ofertu k převodu ve lhůtě 1 měsíce. Nabídka musí být písemná.

Převod tedy není nijak komplikovaný a s pomocí interaktivních formulářů, které ÚPV nabízí, jej lze provést bez větších komplikací. Je však nutné dostatečně určitě sjednat mezi vlastníkem a nabyvatelem podmínky převodu, aby následně nedocházelo ke sporu. Rovněž je nutné věnovat pozornost tomu, zda známku převádíme komplexně nebo jen k některým výrobkům či službám a tyto správně uvést. V neposlední řadě bychom se měli zamyslet také nad účelem převodu, zda svého cíle nedosáhneme jinou formou, například licencí práv z ochranné známky.

Mgr. Jiří Klega