Kde provést zápis?

Získat ochranu svého označení na území USA lze formou mezinárodní ochranné známky nebo národní ochranné známky USA.

Přihláška národní ochranné známky USA se podává k Patentovému a známkovému úřadu Spojených států, USPTO (United States Patent and Trademark Office), a ochranná známka je následně zapsána do místního rejstříku ochranných známek.

Ochranu lze získat také formou mezinárodní ochranné známky, která se registruje u Světové organizace duševního vlastnictví, WIPO (World Intellectual Property Organization). Přihláška se v případě mezinárodních ochranných známek podává prostřednictvím národního úřadu, tedy v případě českého přihlašovatele prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví. Důležité je mít na paměti, že zápis mezinárodní ochranné známky je podmíněn zápisem národní ochranné známky. K přihlášce mezinárodní ochranné známky požívající ochrany v USA se rovněž vyjadřuje USPTO, který zkoumá, zda je přihlašované označení způsobilé zápisu do příslušného rejstříku.   

Prokazování užívání ochranné známky při obchodní činnosti v USA

Ať už se jedná o přihlášku národní nebo mezinárodní, podmínkou „vlastnictví“ ochranné známky s ochranou na území USA je její aktivní užívání při obchodní činnosti ve Spojených státech.

Přihlašovatelé mezinárodní ochranné známky, kteří mají zájem dosáhnout ochrany jejich označení v USA, jsou tak spolu s mezinárodní přihláškou povinni předložit Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA („Declaration of Intention to Use the Mark“), k čemuž slouží speciální formulář vydaný úřadem WIPO. Prohlášení musí být vypracováno v anglickém jazyce.

Následně, mezi 5. a 6. rokem ochrany, jsou vlastníci povinni předložit USPTO doklady o tom, že je ochranná známka skutečně užívána, popřípadě uplatnit řádné důvody pro neužívání ochranné známky. Obdobné prohlášení je nutné USPTO předložit také mezi 9. a 10. rokem od vydání osvědčení o registraci ochranné známky a následně každých deset let. Nebude-li prohlášení včetně důkazů předloženo, popř. nebudou-li uplatněny řádné důvody pro neužívání, ochrana na území USA zanikne.

Další specifika přihlašování ochranných známek do USA 

Jak uvádí Úřad průmyslového vlastnictví na svých stránkách [1], přihlašovatelé by měli věnovat náležitou pozornost zatřídění výrobků a služeb. USPTO neakceptuje příliš vágní či široké vymezení výrobků či služeb, pro které je nárokována známkoprávní ochrana. Velice často se tak stává, že USPTO po podání přihlášky přihlašovatele vyzývá k upřesnění seznamu tříd výrobků a služeb.

V případě nedostatků přihlášky ochranné známky obdrží přihlašovatel oznámení o prozatímním odmítnutí. Přihlašovatel, popř. jeho zástupce, musí odpovědět přímo USPTO, a to ve lhůtě 6 měsíců a nedostatky odstranit.

Dalším specifikem je možnost zastupování před úřadem USPTO. Zástupcem přihlašovatele může být pouze advokát zapsaný u komory při Nejvyšších soudech jednotlivých států USA. Zahraniční advokáti nejsou s několika výjimkami k zastupování před USPTO oprávněni.

Užívání symbolů Trademark ™ a Registered Trademark ® u ochranných známek USA

V souvislosti s ochrannými známkami v USA se setkáváme se symboly Trademark ™ a Registered Trademark ®. Symbol ™ se v USA užívá pro označení, u kterých zatím probíhá proces registrace ochranné známky. Užívání tohoto symbolu není povinné, ale je na území USA obvyklé. Jedná se o způsob informování veřejnosti, že označení si někdo nárokuje jako ochrannou známku. Zákon o ochranných známkách platný na území České republiky [2] užívání tohoto symbolu nikterak neupravuje a tento symbol se v ČR neužívá. Symbol ® znamená „registered trademark“, užívá se tedy k označení ochranných známek, které již v USA prošly procesem registrace a jsou zapsány v rejstříku ochranných známek. S tímto symbolem pracuje i český zákon o ochranných známkách, který stanovuje, že vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ® [3].

Závěr

Jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje, smyslem kterého je přesvědčit zákazníka, aby si často z velké nabídky výrobků a služeb vybral zboží nebo službu patřící konkrétním podnikateli, je bezesporu ochranná známka. I přesto, že vstupní investice nejsou v malé výši, ochranné známky mohou v budoucnu představovat nemalou majetkovou hodnotu podniku.

Registrace české národní ochranné známky a ochranné známky EU se v některých ohledech od registrace ochranné známky s platností na území USA liší. Před podáním přihlášky ochranné známky do USA by se měl každý přihlašovatel seznámit s pravidly registrace a připravit se na požadavky USPTO.

Mgr. Ing. Petra Lupieńská,
advokátka