Lze-li tvrzený nárok stěžovatelek uplatňovat v řízení před obecnými soudy pouze vůči samotnému porušovateli, není možné podřadit tyto okolnosti pod obecnou právní úpravu ochrany dobré pověsti právnických osob, nýbrž pouze pod příslušná ustanovení zákona o průmyslovém vlastnictví.“ a „§ 5 zákona o průmyslovém vlastnictví, který výslovně upravuje možnost kompenzace imateriální újmy ve formě přiměřeného zadostiučinění, se vztahuje pouze na porušovatele“ a není možné jej aplikovat na prostředníka.[1]

Společnost DELTA CENTER a.s. provozovala areál tržnice, kde docházelo k prodeji padělaného zboží světových značek. U řady prodejců byl prodej padělaného zboží odhalen a byli za uvedené jednání sankcionováni. I přes tyto skutečnosti společnost DELTA CENTER a.s. smluvní vztahy s příslušnými prodejci neukončila a umožnila jejich další působení na dané tržnici. Společnosti Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading B.V., RADO Uhren AG, Burberry Limited se proti společnosti DELTA CENTER a.s. domáhaly uložení povinnosti zdržet se pronajímání prostor subjektům, u kterých bylo rozhodnuto, že porušily nebo ohrozily jejich práva k ochranným známkám nebo kteří odmítli převzít smluvní závazek zdržet se porušování práv průmyslového vlastnictví. Stěžovatelé se zároveň na společnosti DELTA CENTER a.s. domáhali zveřejnění omluvy v novinách. Stěžovatelé uváděli, že jejich nárokům má být vyhověno z titulu zásahu do dobré pověsti právnické osoby dle § 19b odst. 2 a 3 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dnes dle § 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dle § 5 zákona o průmyslovém vlastnictví. 

Zákon o průmyslovém vlastnictví v § 4 odst. 3 stanoví, že: „Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.“ Stěžovatelé argumentovali, že na tyto osoby je možné aplikovat i ustanovení § 5 odst. 1 zákona o průmyslovém vlastnictví, dle kterého má oprávněná osoba „právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma.“ Soudy při výkladu ustanovení § 5 zákona o průmyslovém vlastnictví dospěly k závěru, že ustanovení neobsahuje úpravu umožňující domáhat se přiměřeného zadostiučinění za zásah do práv průmyslového vlastnictví osobou, jejíž prostředky či služby užily třetí osoby k porušování práv průmyslového vlastnictví. Nároky, které lze uplatnit vůči prostředníkovi jsou uvedeny taxativně v § 4 odst. 1 a nelze je rozšířit.

Soudy dospěly dále k závěru, že ustanovení § 5 zákona o průmyslovém vlastnictví je ustanovením speciálním ve vztahu k ustanovení občanského zákoníku o zásahu do dobré pověsti právnické osoby a speciální úprava má přednost před úpravou obecnou. „Platí proto, že ochrany dobré pověsti právnické osoby poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat podle § 19b odst. 3 obč. zák. Je třeba vždy důsledně zkoumat, jak je uplatněný nárok vymezen, a to na základě skutkových tvrzení uvedených v žalobě ve spojitosti s žalobním petitem, a rozlišit mezi nárokem, který je založen na skutku, jenž je primárním zásahem do dobré pověsti právnické osoby (typicky šíření dehonestujících informací o daném subjektu), a nárokem, jímž může být, je-li přiznán, odčiněna morální újma vzniklá jako „druhotný produkt“ porušení práva průmyslového vlastnictví.“[2]

Sporem mezi DELTA CENTER a.s. a Tommy Hilfiger Licensing LLC a dalšími se zabýval i Evropský soudní dvůr, když posuzoval předběžnou otázku ohledně výkladu pojmu prostředník ve smyslu směrnice č. 2004/48/ES. Výklad pojmu prostředník byl podstatný pro určení okruhu osob dle § 4 odst. 3 zákona o průmyslovém vlastnictvím, vůči kterým je možné se domáhat nároku na a) stažení výrobku z trhu, b) odstranění nebo zničení výrobků a c) stažení, odstranění nebo zničení nástrojů užívaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících právo průmyslového vlastnictví (viz § 4 odst. 1 zákona o průmyslovém vlastnictví). Dle Evropského soudního dvora je prostředníkem každý, kdo „poskytuje službu, jež může být jednou či několika dalšími osobami použita k porušování jednoho či více práv duševního vlastnictví, přičemž není nutné, aby s touto osobou či osobami udržoval zvláštní vztah.“[3] Z těchto závěrů Evropského soudního dvora je pozitivní, že případnou náhradu škody nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nelze nárokovat na každém, kdo osobě porušující práva průmyslového vlastnictví poskytl službu (např. i dodavatel médií, software apod.). Zmíněné závěry Nejvyššího a Ústavního soudu však dopadají i na subjekty, které zjevně o porušení věděly a odmítly přijmout efektivní prostředky, kterými by v porušení zabránily a namísto toho samy těžily z prospěchu získaného porušením práv průmyslového vlastnictví.